Qué debe hacer antes de registrar una marca

Es importante hacer una búsqueda para ver si alguien ya tiene la misma marca o una similar.

Al hacer la búsqueda hay que cotejar, por lo menos, los sistemas de la Oficina de Marcas de Puerto Rico y la U.S. Patent and Trademark Office. Ambos sistemas requieren conocimiento especializado para usarse efectivamente.

Registrar en Puerto Rico o a nivel federal

Hay que decidir si la marca se registrará a nivel federal o en Puerto Rico.

El registro federal ofrece unas ventajas muy importantes, como el derecho a la marca en todo EE.UU. Sin embargo, tiene varias desventajas, tales como un mayor riesgo de entrar en conflicto con los dueños de otras marcas.

Muchos negocios registran sus marcas en ambos registros. Si usted piensa expandir su negocio a EE.UU. u otros países, es importante registrar la marca a nivel federal.

Registrar una marca o un nombre comercial

En Puerto Rico, hay un Registro de Marcas y un Registro de Nombres Comerciales.

La mayoría de los negocios deben registrar marcas, en vez de nombres comerciales. Esto se debe a que las marcas aplican a bienes o servicios específicos y están protegidas por una ley más moderna y abarcadora.

Sin embargo, hay circunstancias en las cuales un nombre comercial puede ser útil, así que debe consultar el tema con un abogado de marcas.

Registrar la marca antes de usarla

Tanto el Registro en Puerto Rico como a nivel federal permite las solicitudes basadas en “intención de uso”, o sea, antes de que usted comience a usar la marca.

En Puerto Rico, las marcas basadas en "intención de uso" se registran y el dueño tiene tres años para usar la marca y presentar una declaración de primer uso.

A nivel federal, estas marcas se aprueban y el dueño tiene desde seis meses hasta tres años para usar la marca y presentar una declaración de primer uso. Luego se registra la marca.

Cuál es su marca

Es muy importante definir claramente cuál es su marca, ya que el Registro casi nunca permite enmendar las marcas un vez solicitadas.

Usted puede pensar que tiene una sola marca cuando en realidad tiene varias, y viceversa. Solo un abogado de marcas puede ayudarle a definir su marca.

Usted debe decidir si va a registrar las palabras de su marca o el logo. Si es el logo, debe decidir si será un registro a colores o en blanco y negro. Los registros de palabra suelen ofrecer más protección que los logos, y los logos en blanco y negro suelen ofrecer más que a colores. Pero mientras más protección se ofrece, más difícil es obtener el registro.

Usted debe determinar el tipo de marca que necesita – marca de fábrica, servicio, colectiva, o certificación. La gran mayoría de las marcas son de fábrica o servicios. Las primeras aplican si usted ofrece productos que muestran la marca, las segundas si usted ofrece servicios bajo la marca. Por ejemplo, la marca que se coloca en un envase de café molido es una marca de fábrica, la que usa una cafetería es de servicio.

Como describir su negocio al registrar la marca

Es importante describir correctamente los productos o servicios que usted ofrece bajo su marca. Esta descripción es técnica y no se puede cambiar después (en la mayoría de los casos). Si la descripción es incorrecta, el registro le será negado, no protegerá bien su marca, o la Oficina de Marcas le exigirá cambios.

Qué es una “clase internacional” y cuál es la suya

Las marcas se registran en una o varias “clases internacionales”, y el Registro cobra por cada una. La clase aplicable a su caso depende de los productos o servicios que usted identifique en su solicitud.

Por ejemplo, el café se ubica en la clase 30, los licores con base de café en la clase 33, y las cafeterías en la clase 43.

Quién debe presentar su solicitud de registro

Solo el dueño legal de una marca puede solicitar su registro. Si la persona incorrecta presenta la solicitud, el registro será rechazado o cancelado.

A veces no es fácil saber quién es el verdadero dueño. Si usted está casado, si tiene varias corporaciones, etc., es importante consultar a un abogado sobre quién es el verdadero dueño de la marca de su negocio.

Cuánto cobra el Registro por una solicitud

En Puerto Rico, la solicitud cuesta $150 por cada marca y clase. Luego hay un cargo adicional de $75 para publicar la marca, si la Oficina de Marcas aprueba la solicitud.

A nivel federal, el costo de la solicitud puede ser $225, $275 o $325 por cada marca y clase, dependiendo de cómo se haga la solicitud.

Probabilidad de que el Registro apruebe su solicitud

Hay muchas razones por las cuales el Registro podría rechazar su solicitud de registro. Una de las ventajas de tener un abogado de marcas es que él o ella puede aumentar la probabilidad de que se apruebe su solicitud.

Qué es un “espécimen” o “facsímil”

El “espécimen” o “facsímil” de una marca es un ejemplo real del producto o servicio marcado según aparece en el mercado.

Por ejemplo, si la marca es para envases de café molido, el espécimen podría ser una foto del envase, y si es para una cafetería, el espécimen podría ser una foto del menú.

Es importante no confundir el “espécimen” de la marca con la marca per se. Si usted le somete al registro una imagen del “espécimen” como si fuera su marca, la solicitud probablemente será rechazada.

No dependa de los empleados del Registro para ayudarle con su solicitud

Los empleados de la Oficina de Marcas de Puerto Rico son muy amables y ayudan mucho a las personas que visitan la Oficina. Sin embargo, no tienen el tiempo ni la independencia de criterio para evaluar su situación, y no son las personas que deciden si su solicitud se aprobará o no. Por lo tanto, es importante que usted se informe sobre las marcas o, mejor aún, que cuente con los servicios de un abogado de marcas.

Alguien se puede oponer a su registro

Es posible que alguien se oponga a su solictud o luego a su registro. La forma más eficaz de reducir el riesgo es hacer la búsqueda de marcas y presentar su solicitud de registro con la ayuda de un abogado de marcas.

Cuánto dura un registro

Los registros de marcas duran diez años, tanto en Puerto Rico como a nivel federal. Durante el último año, es necesario presentar una solicitud de renovación y declaración de uso para que el registro siga vigente.

El término de diez años se calcula de forma distinta en Puerto Rico y a nivel federal. En Puerto Rico, empieza en la fecha de la solicitud de registro. A nivel federal, comienza en la fecha de registro de la marca.

Qué más debo hacer para mantener mi marca registrada

Durante el sexto año del registro, hay que presentar una declaración de uso de la marca para mantener vigente el registro.

El sexto año se calcula de forma distinta en Puerto Rico y nivel federal. En Puerto Rico, es el sexto año desde la fecha de la solicitud de registro. A nivel federal, es el sexto año desde la fecha de registro de la marca.

Además, si registró su marca en Puerto Rico basado en "intención de uso", es necesario presentar una declaración de primer uso durante los primeros tres años desde la fecha de la solicitud de registro.

La Oficina de Marcas puede cancelar su registro sin aviso

Desafortunadamente, la Oficina de Marcas de Puerto Rico ha cancelado una multitud de registros en dos ocasiones sin notificar a los dueños individualmente. Una ventaja de contar con los servicios de un abogado de marcas es que él o ella está al tanto de estos sucesos y puede proteger sus derechos. Si a usted le cancelaron su registro, debe consultar a un abogado sobre cómo proceder.

También es posible que se cancele un registro si no se cumplen los requisitos de renovación y declaraciones de uso. Uno de los servicios que proveen los abogados de marcas es que suelen enviar recordatorios a sus clientes sobre estos requisitos, para evitar que se pierda el registro.

Un registro también puede cancelarse mediante un litigio con el titular de otra marca, ya sea en un proceso judicial o ante el propio Registro.

Cuándo puede usar el símbolo ® u otro aviso de marca registrada

El símbolo ® es solo para las marcas registradas a nivel federal. No debe usarlo antes de obtener el registro, ni siquiera si ya presentó la solicitud federal.

Para las marcas registradas en Puerto Rico, se puede usar el aviso MR (Marca Registrada) una vez tenga su certificado de registro.

Mientras su marca no esté registrada, puede dar aviso de sus derechos con las letras TM.