Importancia de los Requisitos y sus Fechas Límites

Las solicitudes y los registros de marcas en Puerto Rico están sujetos a varios requisitos con fechas límites estrictas. El incumplimiento con estas fechas implica la pérdida del registro y posiblemente de los derechos sobre la marca.

Desafortunadamente, muchas empresas que gestionan sus propias marcas no tienen conocimiento de estas fechas límites, o sencillamente se les olvidan. Ello puede implicar la pérdida de sus marcas. Otras empresas gestionan sus marcas mediante abogados que no se dedican a esta práctica, lo cual produce el mismo riesgo ya que estos abogados no cuentan con la tecnología para manejar las múltiples fechas límites aplicables a todas las marcas de la empresa. Una de las ventajas de contar con los servicios de una práctica de marcas como Vela Córdova Law es que podemos reducir el riesgo de perder su marca debido al incumplimiento con las fechas límites que establece la ley.

A continuación se resumen los requisitos más importantes para mantener las solicitudes y los registros de marcas en Puerto Rico.

Respuestas a Determinaciones Administrativas

Si la Oficina de Marcas emite una determinación administrativa sobre una solicitud de registro u otra trámite, hay noventa (90) días para responder contados a partir de la fecha en que se notificó la determinación.

Hay disponible una prórroga de sesenta (60) días, siempre que se solicite antes de expirar el término original de 90 días.

Si la respuesta no se presentó dentro del término original o su prórroga, hay un término adicional de treinta (30) días para revivir la solicitud o el trámite y presentar la respuesta.

Las reglas anteriores aplican solo a determinaciones administrativas, conocidas en inglés como "office actions". Si la Oficina de Marcas emite en vez una determinación final, típicamente titulada "Resolución", hay solo veinte (20) días para solicitar reconsideración y treinta (30) días para solicitar revisión judicial.

Publicación de Solicitudes

Una vez la Oficina de Marcas aprueba una solicitud de registro y emite el "aviso de publicación", el solicitante tiene noventa (90) días para publicar la solicitud en la Gazeta Oficial de la Oficina de Marcas.

Es importante señalar que (a diferencia de lo que sucede en la Oficina de Marcas de EE.UU.) la publicación no es automática. El solicitante tiene que presentar una transacción de publicación y pagar el cargo correspondiente.

Si la solicitud no se publica dentro del término de 90 días, hay un término adicional de treinta (30) días para revivir la solicitud y publicarla.

Declaraciones de Primer Uso

Si una solicitud o un registro se presentó basado en intención de uso (en vez de uso previo), hay que presentar una declaración de primer uso y un espécimen dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de presentación de la solicitud o registro. Por ejemplo, si un registro de marca se solicitó el 1ro de marzo de 2019, entonces la declaración y el espécimen deben presentarse en o antes del 1ro de marzo de 2022.

Es posible solicitar una prórroga de un (1) año para cumplir este requisito. Sin embargo, esta prórroga debe solicitarse antes de expirar el término original de tres años, exige que haya "justa causa", y exige que aún haya una intención bona fide de usar la marca con relación a los productos o servicios identificados en la solicitud o registro. Si estos requisitos se incumplen, es posible que el registro se invalide posteriormente.

El término indicado de tres años aplica a las solicitudes y los registros cuya fecha de presentación es en o después del 12 de julio de 2011. Los anteriores estaban sujetos a un término de cinco (5) años.

Declaraciones de Uso Contínuo

Una declaración de uso contínuo y un espécimen deben presentarse entre el quinto y sexto aniversario de la solicitud o registro de marca. Por ejemplo, si la fecha de presentación de un registro es el 1ro de marzo de 2014, la declaración debe presentarse durante el año que termina el 1ro de marzo de 2020.

Hay un periodo de gracia automático de seis (6) meses para cumplir este requisito, sujeto a un cargo adicional.

Esta declaración de uso contínuo debe presentarse solo una vez en la vida del registro, durante su primer término de diez años. Es decir, una vez el registro haya sido renovado, no es necesario presentar otra declaración de uso contínuo.

El requisito de declaración de uso contínuo aplica a solicitudes o registros de marcas cuya fecha de presentación es en o después del 16 de diciembre de 2009. Los anteriores no estaban sujetos a este requisito.

Renovaciones y Declaraciones de Uso

Una petición de renovación y una declaración de uso con su espécimen deben presentarse durante el año previo a la expiración del término original o subsiguiente de diez (10) años del registro. Por ejemplo, si la fecha de presentación de un registro es 1ro de marzo de 2010, entonces la petición de renovación y la declaración de uso con espécimen deben presentarse durante el año que termina el 1ro de marzo de 2020.

Hay un periodo de gracia automático de seis (6) meses para cumplir este requisito, sujeto a un cargo adicional.

Este requisito aplica a todos los registros, independientemente de su fecha de presentación.

Declaraciones sobre Irrefutabilidad

Cualquier registro de marca en Puerto Rico puede convertirse "irrefutable" mediante el cumplimiento de varios requisitos, uno de los cuales es la presentación de una declaración sobre irrefutabilidad. Esta declaración se puede presentar durante el año siguiente a cualquier periodo consecutivo de cinco (5) años de uso de la marca sin interrupción y con posterioridad a su registro. Por ejemplo, si la fecha de presentación de un registro es el 1ro de marzo de 2013, y el uso de la marca registrada comenzó el 1ro de marzo de 2014, y si tal uso nunca ha sido interrumpido, entonces es posible presentar una declaración sobre irrefutabilidad durante el año que termina el 1ro de marzo de 2020.

Esta declaración no requiere un espécimen.